金杜 發布《美國專利訴訟實務精要與百問百答》

內容摘錄：隨著中國經濟的持續發展，越來越多的企業開始揚帆“出?！薄虅詹?、外匯局統計，2024年，我國全行業對外直接投資11,592.7億元人民幣（以美元計為 1,627.8 億美元） 1，標志著中國企業進入了出海遠征的“大航海”時代。其中美國作為企業海外布局的重要市場，占據了最高的投資比率。

在企業出海過程中，除了合規、勞動、本地化等挑戰之外，知識產權已成為不可回避的重要議題。隨著企業國際業務的拓展，涉及的知識產權類型和風險也日益增多，其中訴訟風險尤為突出。在各類知識產權訴訟中，專利訴訟無疑是科技類企業最為關注且風險最大的訴訟類型。而美國的專利訴訟更以費用高昂著稱，使得企業應對該類訴訟面臨更大挑戰。我們希望通過本書解答企業出海過程中遇到的一些常見且具有普遍性的實務問題，從而助力企業有效應對美國專利訴訟的實戰。

基于我們的實踐經驗，我們對美國專利訴訟和策略可以得出以下結論：

• 美國法院每年裁定的專利賠償金約為20-50億美元。比如，2023 年，美國法院判決了80 起專利侵權案，總賠償為3,532,288,320 美元。

• 專 利 權 人 的 總 體 勝 訴 率 不 高，約 為 25%-35%。但 專 利 權 人 庭 審勝 訴 率約 為60%-75%；而在前期階段，其勝訴率僅為 5%-18%。

• 95%-97%的專利侵權訴訟都達成了庭前和解。

• 因為超過 90%的專利侵權案件是和解或通過程序性抗辯解決的，而只有低于2%的案件進入到了庭審階段，所以中國企業應當在訴訟早期尋求駁回或和解。即，三十六計“走”為上計。

• 專利訴訟案件通常需要耗時1-3 年進入庭審。

• 專利訴訟的平均成本在230-400 萬美元之間。

• 應當以缺乏管轄權等理由提交駁回動議（但是不能提出沒有事實依據的挑戰管轄權動議）。

• 找出不在美國的事實行為從而支持不侵權抗辯。中國企業可以依賴 NTP v. RIM,418 F.3d 1282, 1317 （Fed. Cir. 2005） 案而擺脫美國專利訴訟。根據此案，對于方法專利，如果至少一個步驟是在美國境外實施的，則不侵犯美國方法權利要求。

• 對于系統專利，雖然該系統的一些組件是位于美國境外的，但是如果該系統滿足“控制和有益使用”考量標準（the control and beneficial use test），則該系統可能會侵犯美國專利（即使在同一“系統”上運行的方法不侵權）。

• 多數情況下應當提交多方復審程序（Inter Partes Review, IPR）進行專利無效并設法暫停專利侵權訴訟。

• 有效管理證據開始程序可以減少訴訟成本（同時需要注意中國法的合規問題）。

• 外部律師與公司法務建立信任非常重要。

• 務必避免缺席美國訴訟。

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