團隊案例 | 如何判定軟件產品名稱“有一定影響”

案例分析

(2021)皖民終325號

(2021)最高法民申6519號

一、相關主體

01

上訴人(原審被告)：杭州某某科技有限公司

02

被上訴人(原審原告)：合肥某某網絡技術有限公司

二、基本案情

合肥某某公司經程某某獨占許可，取得 “某某工具” 軟件的相關知識產權，程某某 2018 年 10 月開發完成該軟件并獲軟著權，合肥某某公司 2019 年 3 月成立后，通過 QQ 客戶群（覆蓋 2 萬余人）、百度及 360 平臺推廣、官網銷售等方式運營該軟件，至 2020 年 6 月交易額達 1600 余萬元，相關教程瀏覽量較高，軟件在同類產品搜索量中居前。

杭州某某公司 2017 年 10 月開發同名軟件并獲軟著權，2019 年 2 月通過百度平臺推廣含 “某某工具” 的關鍵詞，2019 年 4 月申請該商標，后國家知識產權局以合肥某某公司證據不足為由準予該商標注冊。合肥某某公司認為杭州某公司的使用行為構成不正當競爭，訴請其停止相關宣傳、賠償經濟損失 60 萬元及維權合理費用 5.5 萬元。

本案經安徽省合肥市中級人民法院一審后判決原告勝訴，杭州某某公司不服一審判決上訴，主張一審證據和事實認定錯誤，自身享有合法商標權，二審由安徽省高級人民法院審理，二審采信部分證據并維持一審認定的事實，合肥某某公司不服，向最高人民法院提起再審申請，被最高人民法院裁定駁回。

三、上訴人（原審被告）稱

01

一審判決認定證據嚴重錯誤。合肥某某公司提交的證據存在各種瑕疵，一審判決卻未對此進行說理論述。

02

一審判決認定事實嚴重錯誤。合肥某某公司的“某某工具”商品名稱并未形成市場影響力，即使形成一定影響力，“某某工具”作為通用名稱，其之前的使用行為仍屬于正當使用,不應對此承擔法律責任。

03

杭州某某公司享有“某某工具”商標權，其早已在2019年4月2日申請商標注冊，本案實質是注冊商標與未注冊商標間的沖突，未注冊商標并不能禁止注冊商標的使用。尚無未注冊商標限制注冊商標使用的先例，一旦開此先例將使我國商標沖突行政解決程序虛置，甚至造成行政解決程序和司法解決程序的沖突。

四、被上訴人（原審原告）稱

01

原審判決認定事實清楚?！澳衬彻ぞ摺痹跇I內形成了一定影響之后，作為同行業競爭者，杭州某某公司應當知曉并合理避讓“某某工具”字樣，但卻不正當地利用其長期經營所累積的市場資源進行誘導性的宣傳，使相關消費者造成混淆，已構成不正當競爭。

02

杭州某某公司上訴稱在商標異議程序中其的證據與本案一審證據完全一致，與事實不符。

03

杭州某某公司的侵權行為極具惡意，未經允許使用其有一定影響的商品名稱，并惡意搶注“某某工具”商標，給其造成了巨大損失。

04

基于杭州某某公司的惡意搶注行為，人民法院在認定其“某某工具”商品名稱是否有一定影響時，相較于普通的知識產權民事案件，標準不應該更高；且本案不是雙方已注冊商標之間的沖突，杭州某某公司關于雙方的爭議可以通過宣告商標無效等行政程序解決的上訴理由不能成立。

五、爭議焦點

二審法院認為，綜合雙方當事人的訴辯意見，本案二審爭議焦點為杭州某某公司是否對合肥某某公司構成不正當競爭。

六、法院推理

二審法院認為

根據反不正當競爭法第六條第一項的規定，經營者對他人有一定影響的商品名稱構成不正當競爭需同時滿足三個條件：一是他人的商品名稱有一定影響，二是經營者擅自使用與他人的商品名稱或者近似的標識，三是經營者的前述行為足以引人誤認為是他人商品或者與他人存在特定聯系。

首先，關于合肥某某公司的“某某工具”商品名稱是否具有一定影響問題。杭州某某公司在本案二審中提交了國家知識產權局(2021)商標異字第000000xxxx號決定書，決定書載明合肥某某公司提供的證據不足以證明在被異議商標申請日之前合肥某某公司將“某某工具”商標于“工業品外觀設計；把有形的數據或文件轉換成電子媒體；提供互聯網搜索引擎”等服務上在先使用并使之具有一定影響。

在此情況下，需考察國家知識產權局準予注冊決定書中的“有一定影響”與反不正當競爭法第六條中的“有一定影響”含義是否相同，才能對合肥某某公司的“某某工具”是否為有一定影響的商品名稱作出認定。商標法為保護注冊商標和未注冊的馳名商標提供了法律依據，反不正當競爭法則為保護其他商業標識提供了法律依據，起到補充保護的作用。商標法對于達不到馳名的程度但又有一定影響的未注冊商標，在第三十二條規定了保護在先權利和禁止行為人惡意搶注原則，在第三十五條第一款規定了商標異議程序，在第四十五條規定了請求無效宣告程序和行政訴訟程序，但對于行為人使用他人有一定影響的未注冊商標如何承擔民事責任則沒有規定，因此可以認為反不正當競爭法第六條第一項為此種情形提供了補充保護，故商標法第三十二條“有一定影響”與反不正當競爭法第六條第一項“有一定影響”的含義相同。

本案中，杭州某某公司提交的國家知識產權局準予注冊決定書可以證明合肥某某公司的“某某工具”在杭州某某公司申請商標注冊時不是有一定影響的商標，相當于認定合肥某某公司的“某某工具”不是有一定影響的商品名稱，故杭州某某公司此節上訴理由成立。

其次，關于杭州某某公司是否擅自使用“某某工具”商品名稱問題。擅自使用系指行為人在無權使用的情況下，未經許可使用他人有一定影響的商品名稱。國家知識產權局作出(2021)商標異字第000000xxxx號決定書，以合肥某某公司的證據不足以證明在被異議商標申請日之前合肥某某公司將“某某工具”商標于相關服務上在先使用并使之具有一定影響為由，準予杭州某某公司第xxxxx號“某某工具”商標注冊。因此杭州某某公司不存在擅自使用“某某工具”商品名稱問題。綜上，對于杭州某某公司的上訴請求成立，二審法院予以支持。

再審法院認為

針對被上訴人（原審原告）提起的再審，就合肥某某公司的“某某工具”商品名稱是否具有一定影響問題，最高人民法院認為：雖然，國家知識產權局在商標異議程序中認定合肥某某公司提交的證據不能證明其對“某某工具”構成在先使用并具有一定影響，但本案系不正當競爭糾紛，人民法院可以在案件審理過程中根據在案證據進行獨立判斷。

本案中，合肥某某公司提交的支付寶交易流水相關證據部分收款賬戶為深圳市某某有限公司，并非合肥某某公司；賬單中的商品雖然顯示為“某某工具”，但不能證明與涉案“某某工具”軟件具有一一對應關系。看云網數據相關證據僅為瀏覽量，不能證明涉案“某某工具”商品名稱是否實際使用且具有一定影響。在案證據尚不足以證明合肥某某公司主張的“某某工具”商品名稱構成反不正當競爭法第六條規定的“具有一定影響”的商品名稱。因此合肥某某公司關于杭州某某公司擅自使用與其相同的“某某工具”商品名稱構成不正當競爭的再審申請理由不能成立。

七、法院判決

依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第二項規定,判決如下:

一、撤銷安徽省合肥市中級人民法院(2019)皖01民初1714號民事判決;

二、駁回合肥某某網絡技術有限公司的訴訟請求。

八、案件啟示

本案二審法院明確商標法第三十二條與反不正當競爭法第六條第一項中 “有一定影響” 的含義一致，反不正當競爭法并非獨立于商標法的保護路徑，而是對未達商標保護標準的商業標識的補充救濟。二審法院尊重國家知識產權局對涉案商標作出的“不具有一定影響”的行政決定。

最高法進一步厘清司法與行政的邊界，認為國家知識產權局雖然在商標異議程序中對“是否具有一定影響” 作出了認定，但是司法審理不正當競爭糾紛，仍然可以根據在案證據獨立判斷這一問題，堅守司法的獨立性。

本案為經營者提供了明確的合規競爭指引，平衡了權利行使邊界。一方面，合法取得的商標專用權受法律保護，在無證據證明商標注冊存在惡意搶注且侵犯在先“有一定影響的商品名稱”的情況下，在后商標權人的使用行為應認定為構成不正當競爭，鼓勵經營者通過合法注冊固化權利；另一方面，未注冊商標權利人若主張他人構成不正當競爭，需提交充分證據證明自身標識 “有一定影響”，且該證據需達到行政與司法程序均認可的標準，避免權利濫用。同時，本案警示經營者在使用商業標識前需充分核查在先權利，避免因忽視權利沖突陷入糾紛，引導市場競爭從 “標識爭奪” 轉向 “產品與服務質量提升”。

判決書全文

再審裁定書全文

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